引言

中国《商标法》第二十四条规定，注册商标需要改变其标志的，应当重新提出注册申请；第四十九条规定，商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标，由地方工商行政管理部门责令改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。如何判断改变后的商标是构成新商标，还是原注册商标？希望以下美国商标法案例Jack Wolfskin Ausrustung Fur Draussen Gmbh & Company v. New Millennium Sports, S.L.U.(2015)能给我们带来一些启发。

案件概要

原告Jack Wolfskin公司向美国专利商标局申请注册爪子图案商标，指定使用于第25类的服装、鞋及配饰等商品上，初步审定公告后，被告New Millennium提出异议，认为申请商标与其在先注册商标构成类似商品上的近似商标。

为应对被告提出的异议申请，原告对被告在先注册商标提起撤销，认为被告在使用过程中，自行改变了在先注册商标，构成对在先注册商标的放弃。评审委员会驳回了原告的撤销申请，反而认定被告的异议申请成立，申请商标不予核准注册。

我们认同委员会关于New Millennium未放弃在先注册商标的意见，但委员会未能将New Millennium在先注册商标作为一个整体与Jack Wolfskin申请商标进行比较，也未能准确识别爪印因被多个第三方注册使用在服装商品上而保护范围相对较窄的事实。因此，我们部分维持、部分推翻委员会的决定。

一、案件背景

New Millennium拥有以下在先注册商标，核定使用于第25类服装等商品上（“在先注册商标”）。

2009年9月10日，Jack Wolfskin申请在第25类服装商品上注册爪印图形商标（“申请商标”）。

New Millennium提起异议申请，认为申请商标与其在先注册商标的共存易引起混淆。Jack Wolfskin在异议答辩中，否认两商标的共存易引起混淆，且指责New Millennium在实际使用过程中改变了注册商标中的图形爪印的形状，构成对在先注册商标的放弃，在先注册商标因不当使用应被撤销。

委员会认定申请商标与在先注册商标近似，New Millennium在实际使用中改变在先注册商标的行为不是“实质性改变”，不构成放弃。Jack Wolfskin不服，向联邦巡回法院提起诉讼。

二、在先注册商标的放弃

Jack Wolfskin认为New Millennium在使用过程中，改变了注册商标的形式，由于这一变化，应认定New Millennium放弃了在先注册商标，在先注册商标应被撤销。

New Millennium并不否认在使用中改变了注册商标的形式，并承认这一改变始于自2004年。然而，New Millennium辩称，其实际使用的商标与注册商标差异微乎其微，不应被认定为放弃。

法律标准

商标注册人有时会停止使用注册商标，转而使用修饰或现代化后的商标版本，这种改变带来两种风险：（1）导致注册商标权利的放弃；（2）阻止使用优先权追溯到旧形式商标的首次使用日。

我们认为，如果商标新旧形式是“法律等同物”，那么这种改变就不会存在风险。两个商标“创造相同、持续的商业印象”，商标的修改版本与注册版本不存在“实质上的不同或变化特征”，则这两个商标在法律上是等同的。

“在判断是否属于重大改变时，关键是看商标的新旧形式是否创设了本质上相同的商业印象”。在评估商标的改变是否会导致放弃在先注册商标时，委员会采用了“相同、持续的商业印象标准”。

审查注册商标和修改商标之间的差异是否改变了“给消费者创造的基本的、整体的商业印象”，“只要注册人继续使用注册商标的‘关键要素’，一般不会被认定为放弃”。

讨论

New Millennium的注册商标是一个组合商标，由左侧的KELME文字和右侧的爪印图形组成。自2004年以来，New Millennium使用更改后的商标版本，但KELME文字和爪印元素一直存在，且两者的组合方向没有改变，New Millennium仅改变了KELME文字的字体和爪印元素的样式，改变后的形式如下：

委员会认为对商标的修改是细微的风格改变，“注册商标中显示的风格相对而言没有特色，而改变后字体的呈现风格则非常传统”，文字风格的变化并未对该文字所产生的印象造成重大影响。关于商标的爪印设计部分，委员会认为在爪子印记上添加爪子不会实质上改变标记，因为爪子只是“一个非常小的组成部分”，而且“众所周知，动物的爪子是其掌部的一个伴随特征”。

尽管风格上进行了修改，New Millennium目前使用的标志仍然由字母KELME和爪印组成。KELME文字部分仍然出现在所有大写字母中，对字体的微小调整不足以证明消费者会将这些视为不同的标记。正如委员会所说，“它以前看起来像是一只爪子，现在它看起来仍然是一只爪子”。

基于以上原因，我们认为，New Millennium使用商标现代化版本不构成对其已注册商标的放弃，因为新版本创造了与注册商标相同的持续商业印象。

三、混淆的可能性

经审查，我们认为申请商标与New Millennium在先注册商标不构成类似商品上的近似商标。